Поняття ліцензійного договору та його сторін

За ліцензійним договором надається право використовувати об’єкти інтелектуальної власності, до яких належать:

1. результати інтелектуальної діяльності:

o твори науки, літератури і мистецтва;

o виконання творів, фонограми і передачі організацій мовлення;

o винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

o селекційні досягнення;

o топології інтегральних схем;

o нерозкрита інформація, в тому числі ноу-хау;

2. засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг:

o фірмові найменування;

o знаки для товарів та послуг;

o найменування місць походження товарів;

3. інші результати інтелектуальної діяльності.

Інтелектуальна власність і суто власність мають такі спільні риси:

1. одноособове право, що належить власнику інтелектуальної власності, як і власнику будь-яких речей, щодо розпорядження результатами своєї інтелектуальної праці;

2. наявність у об’єктів інтелектуальної власності мінової вартості, що є властивим для будь-якого товару;

3. захист об’єктів інтелектуальної власності, як і будь-якого іншого майна від посягань третіх осіб.

Специфічною рисою об’єктів інтелектуальної власності є можливість для їхніх власників бути монополістами у володінні, використанні та розпорядженні. Саме з огляду на це монопольне право власники об’єктів інтелектуальної власності можуть дозволяти або не дозволяти третім особам використовувати такі об’єкти, а у разі надання такого дозволу (ліцензії) – встановлювати режим їх використання.

Слід зазначити, що законодавство практично всіх країн, як і міжнародні договори, пов’язує виникнення права на захист певних об’єктів інтелектуальної власності з моментом їхньої реєстрації (або подання заявки на таку реєстрацію) у відповідному відомстві. Якщо об’єкт не зареєстровано, то особі, що його використовує, буде важко захищати права на нього.

До об’єктів інтелектуальної власності, захист яких потребує реєстрації, належать:

• винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
• селекційні досягнення;
• знаки для товарів та послуг;
• найменування місць походження товарів.

Отже, не всі зазначені вище об’єкти інтелектуальної власності підлягають реєстрації для того, щоб отримати відповідний захист. Охоронюваними без спеціальної реєстрації об’єктами інтелектуальної власності є:

• фірмові найменування;
• твори науки, літератури і мистецтва;
• виконання творів, фонограми і передачі організацій мовлення;
• нерозкрита інформація, в тому числі ноу-хау.

Ліцензійні договори предметом яких є запатентований (зареєстрований) об’єкт інтелектуальної власності називаються патентними. До них належать ліцензійні договори на використання винаходів, промислових зразків, знаків для товарів та послуг.

Ліцензійні договори, предметом яких є використання об’єкта інтелектуальної власності, який не потребує спеціальної реєстрації, називають безпатентними. Цей вид ліцензійних договорів включає договори на передачу ноу-хау та договори на передачу технологій.

Ліцензійні договори, предметом яких є використання як запатентованих, так і безпатентних об’єктів інтелектуальної власності, іменуються комплексними. За ними надається право використовувати як запатентовані об’єкти інтелектуальної власності, так і ноу-хау та технології.

У науковій літературі часто вживається термін «ліцензія» замість «ліцензійний договір». Чи збігаються ці поняття?

Фактично можна говорити про те, що ліцензійний договір ширше визначає правовідносини сторін щодо використання ліцензії.

Положення щодо регулювання ліцензійних договорів містяться в спеціальних законах, спрямованих на охорону певних об’єктів інтелектуальної власності. До таких законів належать:

• «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,
• «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
• «Про охорону прав на промислові зразки»,
• «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Відповідно до ст. 9 Конституції України частиною національного законодавства України є також міжнародні договори щодо охорони об’єктів інтелектуальної власності, учасницею яких є у цей час Україна. Серед таких міжнародних договорів можна назвати:

• Паризьку конвенцію про охорону промислової власності (1883 р.);
• Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.);
• Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1989 р.). Україна приєдналася до Протоколу шляхом прийняття Закону від 1 червня 2000 р. № 1763-ІІІ, опублікованого в газеті «Урядовий кур’єр» від 18 жовтня 2000 р. № 191;
• Найробський договір про охорону олімпійського символу (1981 р.). Указ Президента України від 13 березня 1998 р. № 192/98 (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 26 березня 1998 р.);
• Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків (1957 р.). Україна приєдналася до Угоди шляхом прийняття Закону від 1 червня 2000 р. № 1762-ІІІ (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 18 жовтня 2000 р. № 191);
• Договір про закони про товарні знаки (1994 р.). 13 жовтня 1995 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про ратификацію Договору про закони про товарні знаки», який було підписано від імені України у Женеві 27 жовтня 1994 р. Таким чином, Договір набрав чинності для України з 13 січня 1996 р.;
• Договір про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (Treaty on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS);
• Договір про патентну кооперацію (1970 р.). Договір ратифіковано Указом Президіуму Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1977 р.
• Проте до деяких міжнародних угод Україна ще не приєдналася, а саме до:
• Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури (1977 р.);
• Вашингтонського договору про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем (1989 р.);
• Страсбурзької угоди про міжнародну патентну класифікацію (1971 р.);
• Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків (1925 р.);
• Лісабонської угоди про охорону найменування місця походження товару та його міжнародну реєстрацію (1958 р.);
• Віденської угоди, що засновує міжнародну класифікацію образотворчих елементів знаків (1973 р.);
• Угоди Локарно, що засновує міжнародну класифікацію промислових зразків (1968 р.).

Ліцензійні договори є консенсуальними, і сторони набувають відповідних прав та обов’язків одна перед одною з моменту підписання договору. Щодо третіх осіб, то ліцензійні договори набирають чинності з моменту реєстрації їх у патентному відомстві. Законодавці практично всіх країн висувають вимогу щодо реєстрації ліцензійного договору у відповідному патентному відомстві. Головною метою такої реєстрації є інформування ліцензіата про кількість уже виданих ліцензій, що дає можливість ліцензіату оцінити дійсний обсяг прав, які ним набуваються.

Через складність правовідносин ліцензіара та ліцензіата ліцензійні договори укладаються в письмовій формі шляхом складання єдиного документа або шляхом приєднання.

Виходячи з того, що сьогодні чинне законодавство більшою мірою визначає публічні аспекти ліцензійних договорів, аніж приватно-правові відносини його сторін, у регулюванні правовідносин сторін застосовуються загальні норми зобов’язального права, договірного права та спеціального законодавства щодо охорони об’єктів інтелектуальної власності.

ЦК України в главі 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» дає визначення ліцензійного договору та видів ліцензії.

ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙ

Як уже було сказано, монопольне право власника на об’єкт інтелектуальної власності дозволяє йому встановлювати певний режим використання такого об’єкта. Цей режим або обсяг прав, що надаються, визначається в ліцензії. Залежно від обсягу наданих прав ліцензії поділяються на прості (невиключні), виключні, одиничні. Також окремо виділяють примусові ліцензії, які надаються власником заінтересованим особам під тиском держави.

За простою (невиключною) ліцензією ліцензіату надається лише право використання об’єкта інтелектуальної власності, що не виключає права самого власника або третіх осіб використовувати такий об’єкт.

Сторони ліцензійного договору щодо використання об’єкта інтелектуальної власності мають взаємні права та обов’язки. Отже, проста ліцензія є зобов’язальними правовідносинами.

Виключна ліцензія дає ліцензіату монопольну позитивну правомочність користуватися у відповідному обсязі наданим йому одному правом використання об’єкта інтелектуальної власності на певних ринках. Виключна ліцензія залишає ліцензіару лише формальне право на патент, а всі права використання об’єкта інтелектуальної власності, що випливають з володіння патентом, переходять до ліцензіата. Виключний характер ліцензії визначається у переважній більшості випадків як квазіречове або речове право. Такої думки дотримається і Г. Штумпф. Виключна ліцензія надає ліцензіату в межах договірних умов право виключення, яке діє проти будь-якої особи і складається з монопольного права використання винаходу, а також негативного права заборони стосовно третіх осіб. Аналогічне положення діє і щодо ліцензіара, якщо не домовлено про інше. Якщо ліцензіар має намір, незважаючи на існування виключної ліцензії, сам використовувати патент, він мусить зарезервувати такі права за собою в ліцензійному договорі, хоча ця умова може випливати і з мовчазної згоди сторін.

У разі коли ліцензіар, який не зарезервував за собою таких прав, використовує патент, власник виключної ліцензії може пред’явити позов про припинення зазначених дій та відшкодування завданих збитків.

Виключну ліцензію може бути надано не лише на всю територію дії патенту на об’єкт інтелектуальної власності, а й на її частину, тобто на обмежену територію.

Вона також може бути обмеженою за змістом.

Якщо існують суттєві обмеження щодо використання об’єкта інтелектуальної власності, то може виникнути потреба визначити, чи є ця ліцензія виключною або це вже невиключна ліцензія. Щоб вирішити цю проблему, треба відповісти на питання, чи отримав ліцензіат стосовно хоча б якоїсь умови використання об’єкта інтелектуальної власності виключне право.

Щоб уникнути спорів щодо характеру ліцензії, доцільно обумовити це в самому договорі.

Якщо сторони не визначили характер ліцензії, застосовується тлумачення змісту договору. Про наявність виключної ліцензії може свідчити, наприклад, обов’язок ліцензіара не надавати інші ліцензії іншим особам. Доказом виключності ліцензії може також бути надання ліцензіату права видачі субліцензій або права переслідування порушників патенту (Штумпф Герберт. Лицензионный договор / Пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1988. С.48-49).

Слід відрізняти виключну ліцензію від продажу патенту, в результаті якого продавець втрачає всі, в тому числі і формальні, права на об’єкт інтелектуальної власності. Ліцензійний договір, на відміну від договору купівлі-продажу, не є обмінною операцією, яка здійснюється шляхом взаємного виконання, а є узгодженими на визначений строк або строк дії патенту зобов’язальними правовідносинами.

За одиничною ліцензією ліцензіату надається право використовувати об’єкт інтелектуальної власності на певній території, на якій ліцензіар також залишає за собою право використання цього ж самого об’єкта.

В континентальному праві одинична ліцензія розглядається як варіант виключної ліцензії, а іноді її називають «напіввиключною ліцензією». Збереження за ліцензіаром права самостійно використовувати об’єкт інтелектуальної власності не позбавляє ліцензії виключності. Як уже зазначалося, якщо ліцензіар має намір, незважаючи на надання виключної ліцензії, самостійно використовувати об’єкт інтелектуальної власності, то він має обумовити це в ліцензійному договорі. Право ліцензіара на безпосереднє використання патенту може випливати за певних обставин з мовчазної згоди сторін (наприклад, якщо на момент укладення ліцензійного договору ліцензіар вже використовував свій об’єкт інтелектуальної власності на цій території і ліцензіат знав або мав знати про це).

Однак навіть якщо ліцензіар сам використовував патент на певній території ще до надання на нього виключної ліцензії, рекомендуємо фіксувати вид та обсяг подальшого використання об’єкта інтелектуальної власності для того, щоб зазначити, чи дійсно ця ліцензія є виключною, чи вона одноособова.

Словосполучення «примусова ліцензія» використовується для визначення явища, протилежного добровільній ліцензії. Власник добровільної ліцензії має право вчиняти дії, які охоплюються виключним або невиключним правом, з дозволу власника патенту. Такий дозвіл закріплюється в ліцензійному договорі.

Власник примусової ліцензії має право вчиняти дії, спрямовані на використання об’єкта інтелектуальної власності, з дозволу влади усупереч волі власника патенту на такий об’єкт. Примусову ліцензію іноді називають недобровільною. Їі можуть вимагати у двох випадках:

1) якщо власник патенту недостатньо використовує винахід або промисловий зразок протягом 4 років, а корисну модель – протягом 3 років і при цьому відмовляється укладати ліцензійні договори;

2) якщо власник патенту не може використовувати свій винахід, корисну модель або промисловий зразок, не порушуючи при цьому прав іншого власника патенту. Перший власник патенту має право вимагати від другого примусової ліцензії.

Видача примусових ліцензій спрямована на недопущення зловживань патентними правами і передбачена патентними законами практично всіх промислово розвинутих країн, а також Паризькою конвенцією.

В Україні примусова ліцензія видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми». від 14 січня 2004 р. № 8. Рішення Кабінету Міністрів України про надання примусової ліцензії має включати дані про особу, якій надається дозвіл на використання об’єкта, строк та умови надання дозволу, розмір компенсації, що повинна бути виплачена власникові відповідного патенту (свідоцтва), порядок її виплати, найменування органу, який здійснює контроль за використанням об’єкта.