Перевірка винаходів на патентну чистоту

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ, ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НТУ „ХПІ”

 

Кафедра організації виробництва

та управління персоналом

Методичні вказівки по курсу

„Набуття прав на інтелектуальну власність”

Тема Експертиза винаходів на патентну чистоту

для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «Інтелектуальна власність»

 

Харків 2012

ПЕРЕВІРКА ВИНАХОДІВ НА ПАТЕНТНУ ЧИСТОТУ

Поряд з технічним рівнем патентна чистота продукції є однією з головних властивостей, що визначають її конкурентноздатність.

Патентна чистота - це юридична властивість об'єкта, що полягає в тому, що він може бути вільно використаний у даній країні без небезпеки порушення діючих на її території патентів виключного права, що належать третім особам. Звідси випливає, що є патентно чистими у відношенні якої-небудь країни називаються такі об'єкти, що не підпадають під дію патентів на винаходи, видані уповноваженим патентним відомством і території, що мають силу на, даної країни.

До порушення патенту може привести реалізація, експонування або пропозиція до продажу на території країни, тільки конкретного матеріального об'єкта (пристрою, способу, речовини), однак загальноприйнятим є поширення поняття "патентна чистота" і на технічну документацію, по якій випускається або буде випускатися даний об'єкт (у тому числі проекти підприємств, стандарти, технологічна документація і т.д.).

До пристроїв, способів, речовин відповідно відносяться:

- вироби і знаряддя виробництва, тобто машини, прилади, устаткування, апарати, конструкції (у тому числі будівельні), їхні складові частини (деталі), а також всі інші вироби, що можуть бути охарактеризовані конструктивними або схемними ознаками і їх сполученням;

- технологічні процеси, прийоми й операції, що характеризуються, головним чином, технологічними ознаками (послідовність дій і прийомів, їхній характер, застосовувані режими, параметри, апаратура, інструмент, матеріали й ін.);

- матеріали, склади (композиції), пасти, пластмаси, фарби і т.п., що характеризуються сполученням компонентів (інгредієнтів), їхнім співвідношенням, структурою і т.д., у тому числі й отримані хімічним шляхом.

Патентна чистота є поняттям відносним, тобто визначається тільки у відношенні конкретних країн і тільки на визначену дату. Це цілком зв'язано з територіальною і тимчасовим (терміновим) дією патентів. Об'єкт, що не володіє патентною чистотою у відношенні ряду країн, де він підпадає під діючі там патенти, може разом з тим мати патентну чистоту у відношенні всіх інших країн, де таких патентів немає. Той же об'єкт, з часом, буде мати патентну чистоту у відношенні країн, де втратять силу (у зв'язку з витіканням терміну дії або з інших причин) патенти, під дію яких він підпадав раніше.

Експертиза на патентну чистоту має своїм призначенням установити можливість реалізації (використання) даного об'єкта у визначеній країні або групі країн і визначити міри, що забезпечують цю реалізацію без порушення патентів третіх осіб. Вона полягає у відшуканні всіх діючих у даній країні (країнах) патентів виключного права, що мають відношення до об'єкта, їхньому аналізові, а також у вивченні обставин, що могли б сприяти безперешкодної реалізації даного об'єкта у відповідній країні (країнах).

При проведенні експертизи на патентну чистоту необхідно забезпечити сполучення трьох її сторін - правовий (юридичної), технічної (інженерної) і економічної для того, щоб правильно врахувати значення кожної з них у даному конкретному випадку.

Правова сторона експертизи полягає в точному і всебічному обліку всіх юридичних питань, що мають відношення до даного випадку і їхньої оцінки в конкретно сформованій ситуації (у тому числі при визначенні обсягу прав з патенту, можливості його порушення, опротестування і т.д.).

При проведенні експертизи підлягають рішенню наступні правові задачі:

- вивчення й облік особливостей арбітражного і патентного законодавства країни перевірки (використання об'єкта, що перевіряється,);

- визначення видів правової охорони об'єктів виключного права, що можуть мати відношення до об'єкта, що перевіряється;

- визначення обсягу прав з патенту;

- пошук шляхів обходу патенту, що заважає;

- пошук шляхів опротестування «» патенту, що заважає;

- мінімізація ризиків, визначення «припустимих» меж порушення виключного права патентовласника без небезпеки пред'явлення з його боку претензій і позовів.

Технічна сторона полягає в правильній оцінці технічної сутності винаходу (корисної моделі) по патенті в зіставленні з об'єктом, що перевіряється, у визначенні істотності тих або інших ознак і їхнього значення для запатентованого винаходу або для об'єкта, що перевіряється, в оцінці ролі складових частин і інших елементів для об'єкта в цілому, у визначенні шляхів можливого обходу патенту і т.д.

У зв'язку з цим технічна сторона експертизи на ПЧ полягає в наступному:

- у детальному вивченні технічної сутності (змісту) об'єкта, його складових частин (ознак), їхньої взаємодії між собою, особливостей функціонування, технічного результату при використанні;

- у правильному визначенні функцій і призначення об'єкта, що перевіряється, областей техніки і галузей економіки, у яких може використовуватися об'єкт з обліком його технічної сутності;

- в оцінці ролі складових частин (вузлів, агрегатів, деталей, інших елементів) для об'єкта в цілому;

- у визначенні істотності (значення) тих або інших ознак для винаходу або корисної моделі, а також для об'єкта, що перевіряється;

- у правильному визначенні і порівнянні змісту (істотних ознак) запатентованого винаходу або корисної моделі зі змістом (відповідними ознаками) об'єкта, що перевіряється, з урахуванням можливої тотожності (еквівалентності), що розрізняються зовні або при описі (характеристиці) ознак;

- у визначенні технічних шляхів можливого обходу діючого патенту прийомами інженерного проектування (зміною конструкції, форми, заміною вузлів, інгредієнтів, виключенням і т.д.).

Економічна сторона полягає в оцінці обсягу можливих претензій патентовласника при порушенні його патенту і підмета відшкодуванню збитку. Економічному аналізові й оцінці у відношенні можливих витрат підлягають усі розроблювальні за результатами експертизи на патентну чистоту варіанти дій, заходи і рекомендації, спрямовані на забезпечення безперешкодного використання об'єкта перевірки в тій або іншій країні. При цьому зазначені витрати зіставляються з загальними перспективами й економічними вигодами від використання об'єкта перевірки в конкретній країні. У підсумку робиться остаточний висновок про економічну доцільність зазначеного використання об'єкта експертизи.

Експертиза на патентну чистоту істотно відрізняється від експертизи на новизну (патентоспроможність) як по цілям, так і за методикою її проведення. Основні розходження полягають у наступному.

Експертиза на патентну чистоту Експертиза на новизну Перевіряється об'єкт у цілому, причому оцінці піддаються всі (або більшість) реалізовані у ньому технічні рішення. Перевіряється тільки дане технічне рішення (передбачуваний винахід). Експертиза ведеться по кожній країні окремо. Експертиза ведеться безвідносно до яких-небудь країн (наскільки можливо по всіх країнах). Приймаються до уваги патентні закони, правила і судова практика всіх країн, у відношенні яких ведеться експертиза. В увагу приймається тільки патентне законодавство визначеної країни Ціль експертизи — виявити використані в об'єкті ознаки запатентованого винаходу, незважаючи на наявні відмінності в інших ознаках. Мета експертизи — виявити відмінності технічного рішення, що перевіряється, від прототипу, незважаючи на наявні загальні ознаки. В увагу приймаються тільки діючі в даній країні патенти виключного права В увагу приймаються будь-які доступні джерела, що порушують за законом новизну винаходу. Експертиза не закінчується доти, поки не переглянуті усі без винятку діючі патенти виключного права в даній країні (суцільний або вичерпний пошук). Експертиза може бути закінчена, як тільки знайдений хоча б одне джерело, що порушує новизну заявленого винаходу (вибірковий пошук). Глибина пошуку патентів у часі визначається терміном їхньої дії в довжиною країні і не повинна перевищувати цього терміну. Глибина пошуку за часом не зв'язана з терміном дії патентів і, як правило, перевищує його. При вивченні патенту основна увага приділяється виявленню обсягу прав з патенту. Виявлення обсягу прав не виробляється (більшість джерел популярності, крім патентів, узагалі виключних прав не встановлює). Помилки і неточності можуть привести до значного матеріального збитку, що робить експертизу досить відповідальної. Помилки і неточності легко переборні на наступних стадіях експертизи (заперечення заявника, протести третіх осіб і т.д.).

Таким чином, експертиза на патентну чистоту значно складніше і вимагає більш високої кваліфікації в порівнянні з всіма іншими видами патентної експертизи.

При перевірці на патентну чистоту пристроїв варто враховувати, що вони в залежності від своєї складності можуть містити від невеликого (у межах одного або декількох десятків) до досить значного (сотень і навіть тисяч) числа різноманітних технічних рішень, що відносяться до об'єкта в цілому, його вузлам, деталям, механізмам, агрегатам і т.д. Тому найголовніше завдання полягає в доборі таких технічних рішень, дані про патентну чистоту яких у силу їхньої значимості і важливості необхідні для оцінки патентної чистоти об'єкта в цілому. Правильний вибір підметів перевірці технічних рішень дозволяє досить істотно скоротити обсяг і час проведення експертизи.

Речовини (матеріали) на патентну чистоту перевіряються в наступних випадках:

- при розробці нових речовин (матеріалів) або нових способів одержання уже відомих речовин;

- якщо дана речовина (матеріал) є об'єктом самостійного постачання на експорт (експонування) або буде виготовлятися за рубежем по радянській технічній документації.

Якщо дана речовина самостійна не поставляється, то перевірка його патентної чистоти у відношенні іноземних держав проводиться в тих випадках, коли його використання в об'єкті забезпечує істотні переваги перед відомими.

Речовини, що зустрічаються в природі в природному стані, на патентну чистоту, як правило, не перевіряються. Однак при одержанні їхнім методом синтезу на патентну чистоту необхідно перевірити спосіб одержання цих речовин.

При перевірці на патентну чистоту речовин випливає, як правило, перевірити також способи їхнього одержання і застосування.

Штами (серії культур мікроорганізмів) продуцентів речовин (лікувальних, кормових і інших) захищаються патентами не у всіх країнах світу, однак майже скрізь захищаються способи одержання речовин за допомогою штамів, живильні для середовища них і т.д.

Перевірку патентної чистоти штамів проводять при їхній розробці, при проектуванні підприємств (цехів), технологія яких заснована на застосуванні штамів, при передачі за границю технічної документації на такі технологічні процеси, або способи вирощування штамів, а також при прямому експорті штамів.

Як правило, у цих випадках перевірці на патентну чистоту підлягають:

- штам як такий;

- спосіб одержання речовини, продуцентом якого є даний штам;

- речовина, отримана згаданим способом за допомогою даного штаму;

- способи вирощування (культивації) даного штаму, підвищення його активності, стійкості й ін.;

- живильне (середовище існування) даного штаму;

- способи одержання цього живильного або середовища поліпшення умов існування в ній штаму.

При перевірці патентної чистоти у відношенні країн з відстроченою експертизою і викладенням (публікацією) заявок викладених (опубліковані) заявки на винаходи варто брати до уваги у випадках, перерахованих вище, а також при розробці нових об'єктів. При цьому варто враховувати, що в деяких з цих країн (наприклад, у ФРН) винаходам представляється тимчасова охорона з дати викладення (публікації) заявки і що заявки на винаходи, викладені в промислово розвитих країнах, є джерелом найбільш ранньої інформації про новітні технічні рішення.

Якщо після закінчення деякого часу після завершення робіт з експертизи об'єкта на патентну чистоту виникають обставини, що вимагають продовжити цю роботу, така перевірка називається додаткової (доперевірка). В основному ці обставини полягають у наступному:

- поповнення патентних фондів країн, у відношенні яких раніше проводилася перевірка патентної чистоти об'єкта. Як правило, для об'єктів експорту, комплексних постачань, виставочних експонатів до перевірка проводиться безпосередньо перед постачанням відповідного об'єкта, а для ліцензій - перед передачею технічної документації (зразків). Для нових розробок доперевірка виробляється перед запуском об'єкта в серійне (масове) виробництво, а для проектів стандартів - перед їхнім твердженням;

- розширення кола країн експорту (експонування) або продажу ліцензій. У цьому випадку перевірка ведеться за весь термін дії патентів у відповідних країнах з обліком даних раніше виконаної роботи (наявність патентів-аналогів, джерел популярності й ін.);

- внесення зміни в об'єкт, що може полягати як у зміні окремих елементів даного об'єкта, так і у введенні яких-небудь нових елементів (складових частин, технічних рішень). У цьому випадку перевірка проводиться перед твердженням нової технічної документації, причому після перевірки патентної чистоти нового або зміненого елемента варто оцінити, чи не вплинуло введення нового (зміненого) елемента на патентну чистоту об'єкта в цілому.