В законодательстве часто устанавливается, что если в договоре не ука­зан способ передачи прав, то передача прав считается неисключительной.

По лицензионному договору одна сторона патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования объекта промышленной собственности в установленных договором способом. (ст.1367ГК РФ)

Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют особые наимено­вания.

Лицензиар — это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе ли­цензионного договора.

Лицензиат — это лицо, приобретшее у правообладателя исключитель­ное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицен­зионного договора.

Форма договора: письменная форма и государственная регистрация в патентном органе.

Существенные условия:

1.Предмет: вид и объём передавемых прав по договору

2. Пределы осуществления прав

3.Способы использования исключительных прав

4.Срок передачи прав. Естественно, срок передачи прав не может превы­шать срока действия передаваемого исключительного права. Иногда в за­конодательстве устанавливается, что при отсутствии условия о сроке пере­дачи прав договор может быть расторгнут правообладателем по истечении пяти лет с даты заключения договора. Такое положение установлено в ст. 1235(4) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Территория действия договора. Это положение особенно важно для договоров о передаче исключительного авторского права, которое имеет экстерриториальное действие для всех членов Бернской конвенции. На­пример, российский автор может заключить договор о передаче авторско­го права любому лицу за рубежом.

Заключение договоров на передачу исключительного права на объекты промышленного права возможно только на такие объекты и только в тех странах, где получены соответствующие охранные документы либо выпол­нена международная регистрация. Если в договоре не указана территория его действия, то действие передаваемого по договору исключительного права ограничивается территорией страны, в которой проживает правооб­ладатель. Такое положение установлено в ст. 1235(3) Гражданского кодек­са Российской Федерации.

Условия выплаты вознаграждения. В договоре должны быть установле­ны материальные условия передачи исключительных прав (возмездность договора).

В договоре может быть указан размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения, а также порядок и сроки его выпла­ты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде:

• части дохода за соответствующий способ использования объекта ин­теллектуальной собственности (роялти)-

• твердо зафиксированной суммы (паушальная сумма);

•иным образом.

; Следует признать, что выбор сторонами приемлемого варианта воз­награждения — один из сложнейших этапов заключения любого договора. Для расчета вознаграждения используются разнообразные и, как правило, субъективные методы оценки стоимости передаваемого исключительного права.

Иные условия передачи права.

1. В договор может быть включено положение о возможности право­преемника заключать договоры с третьими лицами по передаче уже полу­ченного права. Такие субдоговоры могут быть выданы даже в случае неис­ключительной передачи, если это установлено в основном договоре.

Переданное по договору право не может быть реализовано правопреемником, если правообладатель не передал ему со­ответствующий объект интеллектуальной собственности в той или иной форме вне зависимости от вида договора.

2. Еще одним иным условием договора может быть передача правопре­емнику сведений по воплощению изобретения, полезной модели, про­мышленного образца, иных объектов в конкретный товар. Эта информа­ция может включать не только всевозможную документацию, чертежи, но и навыки и умения, которыми обладает правообладатель, в том числе и ноу-хау. Такое условие совершенно естественно в договоре, поскольку во­плотить, например, изобретение в конкретный товар только по описанию, публикуемому патентным ведомством, в большинстве случаев невозмож­но. Поэтому передача исключительного права без передачи соответствую­щих сведений по воплощению изобретения оказывается пустой, но плат­ной декларацией, на которую никогда не пойдет грамотный покупатель. Часто еще до заключения основного договора заключается предваритель­ный договор (опцион) для ознакомления потенциального правопреемника с технической и иной документацией в отношении того или иного объекта промышленной собственности, для посещения действующего производст­ва правообладателя и т. д.

3. Гарантии и ответственность сторон,

4. оказание технической по­мощи,

5. конфиденциальность передаваемых сведений, защита передавае­мого права, 6.условия расторжения договора, рекламы продукции по дого­вору,

Взаимные права и обязанности сторон определяются не только дого­вором, но и положениями гражданского права о сделках и договорах, а так­же положениями антимонопольного законодательства.

Существует много видов лицензионных договоров (лицензий). Кратко рассмотрим те из них, что используются при передаче исключительного права интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия — это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранения переданного права за первичным правообладателем.

Исключительные лицензии обычно продаются учебными, исследова­тельскими организациями, финансируемыми из бюджета, если в зако­нодательстве нет ограничений по такому использованию средств гос­бюджета. Индивидуальные разработчики имеют право на продажу исключительных лицензий, однако уровень таких разработок становится неконкурентным в высокотехнологичных областях, поскольку никакое физическое лицо не в состоянии создать значимое техническое решение без фундаментальных знаний и современной исследовательской и лабора­торной базы.

Важность исключительных лицензий не следует переоценивать, по­скольку никакой разработчик никогда не предоставит кому-либо исклю­чительную лицензию, если он намерен сам выпускать соответствующую продукцию. Новые разработки ведутся для производства новых товаров, что и позволяет производителю сохранять и расширять свое монопольное положение, а не создавать условия для усиления конкуренции покупателя исключительной лицензии. С этой точки зрения понятно, почему прода­ются исключительные лицензии на устаревшие технические решения, ко­гда основной производитель выжал почти все из соответствующего техни­ческого решения.

Для покупателя лицензия может представлять несомненный эконо­мический интерес, поскольку позволяет наладить производство относи­тельно современной продукции без огромных затрат на фундаментальные и прикладные исследования. Именно этот путь принес несомненный эко­номический успех странам Юго-Восточной Азии, особенно Японии и Южной Корее. Эти страны широко используют зарубежные лицензируе­мые технические решения для создания и совершенствования собственно­го производства высокотехнологичной или наукоемкой продукции.

Единственная лицензия — это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первич­ным правообладателем.

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурент­ных условий производства товаров основным правообладателем и лицо, которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен­ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же как и исключительная лицензия, не является широко распространен­ным.

Неисключительная лицензия — это передача исключительного права или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за первым правообладателем.

Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Ос­новной правообладатель старается предоставлять лицензии для производ­ства товаров на разных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции со своими товарами. Считается эффективным метод создания современных производств с минимальными затратами в сравнении с самостоятельной разработкой и производством товаров.

Существует несколько видов неисключительных лицензий, одним из которых является открытая лицензия.

Открытая лицензия — это неисключительная лицензия, предоставляе­мая патентообладателем иным лицам на условиях, предложенных патентообладателем и опубликованных^в официальном бюллетене патентного ведомства (ст.1368 ГК РФ)

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурент­ных условий производства товаров основным правообладателем и лицом которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен­ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же как и исключительная лицензия, не является широко распространен­ным.

Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене па­тентного ведомства, обычно рассматривается как публичная оферта, т. е. _как коммерческое предложение патентообладателя.

Публичная оферта — письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц (акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообла­дателя заключить договор с любым лицом, которое примет предложе­ние на изложенных условиях.

В случае принятия оферты любое лицо вправе требовать от патенто­обладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, пред­ложенных патентообладателем.

Публичные оферты выгодны патентообладателям, поскольку патент­ное ведомство снижает размер пошлин за поддержание патентов в силе на 50%, кроме того, публикация сведений об оферте является не только пред­ложением, но и рекламой технических решений патентообладателей.

Открытая лицензия может рассматриваться как средство создания конкурентной среды.

Принудительная лицензия — это лицензия, которую предоставляет патентообладатель иным лицам по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

Положения о принудительных лицензиях включены в законодательст­во многих стран. Дело в том, что после публикации сведений о выданных патентах некоторые лица хотели бы получить лицензию на право исполь­зования того или иного технического решения. Однако патентообладатель имеет право отказать в выдаче лицензии без объяснения причин отказа. Понятно, что патентообладатель может использовать патент в своем соб­ственном производстве и никто не имеет права требовать предоставления лицензий на производство аналогичных товаров. Положение законно в рамках системы интеллектуальной собственности, но во многих случаях оно противоречит антимонопольному законодательству. Для его учета в некоторых случаях на патентообладателя может быть возложена обязан­ность выдавать неисключительную лицензию любому лицу по решению суда.

В настоящее время признается только одна причина принудительного предоставления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в тече­ние некоторого времени с даты получения патента (четыре года для изо­бретений и три года для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации) не использовал либо недостаточно использовал соответствующее решение в собственном производстве.

Несмотря на внешнюю привлекательность принудительных лицензий, Которые могли бы способствовать созданию конкурентной среды, в зако­нодательстве условие о неиспользовании или недостаточном использование

Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.

Вид сублицензии зависит от условий основного лицензионного со­глашения. Например, если правопреемник получил исключительную ли­цензию, то он может выдать как исключительную, так и неисключитель­ную сублицензию. Обычно правопреемник предпочитает предоставлять неисключительную лицензию.

 

Вопрос 3.

Существует множество видов договоров, с помощью которых может быть передано исключительное право, например лицензионный договор, «оговор уступки, франшизный договор, договор о передаче полномочий, Договор доверительного управления, агентский договор, договор поручи­тельства и т. д.

Франшизный договор

В странах с развитой рыночной экономикой во многих сферах произ­водственной, торговой, банковской, страховой и иной деятельности ши­роко используются договоры коммерческой концессии или франшизные дого­воры.

За рубежом договор о коммерческой концессии обычно называют франшизным договором (franchiseagreement), или франшизой (franchise), а на­правления деятельности, связанные с договорными отношениями ком­мерческой концессии, называются франчайзингом (franchising). Термин «франшиза» происходит от английского слова «franchise» — привилегия, льгота.

Франчайзинг — комплексная лицензия на передачу технологии произ­водства товаров или предоставления услуг с учетом опыта и репутации лицензиара.

Стороны.

Франчайзер (franchiser, franchisor) — лицо, которое передает иным ли­цам технологию производства товаров или предоставления услуг.

Франчайзи (franchisee) — лицо, которое получает лицензию (франшизу) на технологию производства товаров или предоставления услуг.

В юридической литературе договор коммерческой концессии нередко относят к договорам лицензионного типа, основываясь на том, что необходимым элементом его предмета является разрешение (лицензия) на использование исключительных прав, и в этом смысле указанный договор является средством их введения в экономический оборот.

Главное отличие лицензионного договора и договора коммерческой концессии в том, что если первый предусматривает использование прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, то второй - на целый комплекс исключительных прав в разном объеме и сочетании.

Лицензионный договор имеет более узкую направленность, он призван содействовать рационализации производства на основе передачи материальных объектов, инее обязывает участников работать в единой системе, тогда как условия договора коммерческой концессии исходят из единой для сторон установки развития и расширения франчайзинговой сети, в общем. Кроме того, степень влияния франчайзора на франчайзи значительно выше, чем лицензиара на лицензиата: франчайзор полностью контролирует деятельность франчайзи, устанавливает правила и требования, которым он должен следовать.

Договор коммерческой концессии и лицензионный договор схожи по:

- сфере применения, т.е. предпринимательская деятельность;

- рисковому характеру сделки (для лицензионных договоров риск состоит в том, что нельзя заранее с уверенностью определить экономическую ценность приобретаемых прав на патент; по договору коммерческой концессии пользователь не знает, насколько успешным будет его деятельность по предложенной правообладателем схеме и технологии организации производства работ, реализации товаров или оказании услуг);[1]

- целям заключения договора, состоящим в передаче исключительных прав;

- правам и обязанностям сторон.

Даже законодатель указывает нам наибольшую «смежность» договора коммерческой концессии именно с лицензионным договором. Так, в соответствии с Федеральным законом от 18.12. 2006 г. №231-ФЗ с 1 января 2008 года ст. 1027 ГК РФ была дополнена п. 4 следующего содержания: «К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии».

Однако в данных договорах имеются и существенные различия, что позволяет разграничивать эти договоры. В отличие от всегда возмездного договора коммерческой концессии, лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Степень влияния правообладателя на пользование в договорах франчайзинга гораздо выше, чем в лицензионных договорах. Наконец, в качестве правообладателя по договору коммерческой концессии, как правило, выступает коммерческая организация, в редких случаях – физическое лицо, являющееся предпринимателем, тогда как лицензиарами могут быть как предприниматели (физические и юридические лица), так и некоммерческие организации и граждане, владеющие патентами. Е. А. Суханов подчеркивает, что договор коммерческой концессии нельзя рассматривать в качестве разновидности лицензионного договора, поскольку «в отличие от последнего франчайзинг дает возможность использовать не один определенный объект интеллектуальной собственности, а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Кроме того, в лицензионных соглашениях фактический изготовитель или услугодатель (лицензиат) всегда обязан так или иначе информировать о себе клиентов – потребителей и не вправе целиком скрываться под фирмой правообладателя (лицензиара)».[2]

Договор коммерческой концессии не может относиться к лицензионному договору как вид к роду, лицензионные обязательства являются лишь одним из элементов предмета договора коммерческой концессии. Доказательством тому могут служить принятые изменения в действующее законодательство, которые вступили в силу с 1 января 2008 года. Так, согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Причем, законодатель не выделяет лицензионный договор как институт, а включает формулировку указанного договора в раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» главы 69 «Общие положения».